第一,在中国的专利审查实务中,软件专利由于本身涉及“专利法第25条”所称的“智力活动规则”这一申请禁区,因此纯粹的程序、算法、计算规则等都无法直接授予专利权。正因为软件类专利站在申请禁区的边缘,因此这类专利的处理比普通的电路、机械类专利更为复杂。在软件类专利申请文件的撰写过程中,如何规避“智力活动规则”就显得异常重要,这需要专利代理人对计算机软件专利具有丰富的处理经验,从而巧妙地绕开禁区,为申请人顺利争取到专利权。可以这样说,一个计算机软件专利申请,除开本身包含的技术创新程度不谈,其最终能否得到授权几乎完全取决于专利代理人的处理技巧。
第二,在软件专利的技术内容中,由于其主要涉及的都是代码、数据、信令交互、计算规则、各种算法等,而在申请文件中却又必须以自然语言的形式来表述,这就很容易导致另一个问题——技术内容公开不充分。虽然专利法并没有对此问题做出像前述“智力活动规则”那样的硬性规定,但是在申请实务中,一旦审查员认为该申请有“公开不充分”的缺陷,往往会导致最终的驳回。
这个问题存在的主要原因,其一是发明人的主观因素导致的,我们在实务中有时候会遇到一些对专利申请程序不是很了解的发明人,他们往往觉得完全公开技术就无法保护自己了,其实这是一种不当的观点,我们申请专利的其中一个目的就是用来保护的,不然干嘛还要申请专利呢?当然,保密专利另作别论了,此处不作论述。
另一个主要原因,是专利代理人和发明人进行沟通的因素,这与代理人的“挖掘及引导”技巧有关。一个计算机软件专利申请的充分公开,需要专利代理人在引导发明人方面具有丰富的经验,必须既能深刻理解发明人的技术,又不能局限于这个技术之内,一定要时时站到一个更高、更深、更广的层面上去考虑问题,并且要善于和发明人沟通,将发明人的思维引导到这些层面上去。公开不充分的缺陷在几乎所有类型的专利申请中都可能存在,但是在相对复杂的软件类专利申请中更是常见。